I. Finalidad del derecho de patentes
El derecho de patentes pretende impulsar el progreso tecnológico
dentro de un mercado de libre competencia mediante una especie de pacto entre
el inventor y el estado. A cambio el estado atribuye al inventor el
derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante
un tiempo limitado.
El otorgamiento del derecho exclusivo tiene valor económico para
quien obtiene la patente, si realmente explota la invención personalmente o
cediendo a un tercero el derecho de explotación.
El derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico
e industrial dentro de un arco de libre competencia y esa libre competencia no
es posible en el ámbito tecnológico s no existiera el derecho de patentes.
II. Legislación y convenios internacionales
Tradicionalmente el derecho de patentes se ha regido por leyes
nacionales. Cada país establece una regulación de las patentes adaptadas a sus
intereses económicos e industriales.
Junto a la ley nacional,
existe el Convenio de la Unión
de Paris para la Protección
de la Propiedad
Industrial de 1883. Se basa en dos principios fundamentales.
La aplicación del principio de trato nacional y en el establecimiento de un
mínimo de protección que han de respetar las legislaciones de los estados
miembros del convenio. Este convenio parte de que las legislaciones
nacionales son diversas, manteniendo un mínimo de protección, el exigido por el
convenio.
En los últimos años la situación está cambiando rápidamente: se
realizan acuerdos de integración regional para la creación de mercados
supranacionales, como la UE ;
y la globalización comprota cambios importantes en las patentes.
III. Requisitos de patentabilidad
Son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que l
objeto de la patente sea:
-invención industrial
-ejecutable
-nueva
-con actividad inventiva
Existen unos requisitos negativos de patentabilidad: hay
determinadas invenciones industriales, que aunque reúnan los requisitos
positivos de patentabilidad, está prohibida la concesión e patentes para ellas.
Pueden patentarse solo las invenciones industriales.
Ha de ser una invención, una regla para el obrar humano, en al que
se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado,
Solo son patentables y con aplicación industrial aquellas
invenciones según los artículos 4.1 LP y 52.1 CPE.
Una invención industrial es una regla que se indica la forma en
que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para
conseguir un resultado concreto.
Cabe distinguir la invención de un nuevo producto o de una nueva
sustancia; de un procedimiento.
No son patentables, los descubrimientos, ni las invenciones que no
son industriales (planes, reglas y métodos para el ejercicio de las actividades
intelectuales, para juegos o para actividades económico comercial, ni programas
de ordenadores). Tampoco métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnostico.
Existen invenciones industriales cuya patentabilidad está
prohibida por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad. Son
invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden publico o las
buenas costumbres; las variedades vegetales; las razas animales y los procedimientos
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. La tendencia
actual es a interpretar muy restrictivamente estas excepciones. Son patentables
las invenciones industriales, excepto aquellas expresamente prohibidas.
Son requisitos comparativos de patentabilidad la novedad y la
actividad inventiva. Son comparativos porque para determinar si existen debe
establecerse una comparación entre la solicitud de patente y otra ya
reconocida. SE conoce como el "estado de la técnica".
Es fundamental la determinación del momento exacto en que debe
producirse la comparación. Ese momento es la fecha de rpesentacio9n de la
solicitud de patente en la oficina de patentes, como regla general.
El estado de la técnica implica que se debe comparar el objeto de
patente con todo lo existente en España y en el extrajeron. Es todo aquel
accesible al público en todo el mundo ya conocido e integrado en el estado e la
técnica.
Si la regla técnica que se pretende patentar ya estaba contenida
en el estado e la técnica carecerá de novedad. A menudo, lo que ocurre es que
aparece con modificaciones, combinándolas con otras reglas técnicas conocidas.
Por eso se exige que la invención sea nueva y con actividad inventiva.
La falta de novedad puede venir por una descripción explicita (en
un documento anterior) o por divulgación implícita.
IV. Requisitos subjetivos para la obtención de una patente
Tiene derecho a la patente el inventor o sus
causahabitantes. Los casos son los siguientes:
-El inventor no tiene un derecho absoluto a obtener una patente
para su invento. Si otra persona ha realizado independientemente el mismo
invento y ha presentado la solicitud antes, el inventor que solicito la patente
después para la misma invención no tendrá derecho a la patente.
-Si la solicitud ha sido presentada por persona sin derecho a
obtener la patente, quien tiene el derecho podrá ejercitar las acciones
judiciales correspondientes. Si la patente ya se concedió, la persona con el
derecho de la patente podrá reivindicar la transferencia de la titularidad o
solicitar la nulidad de la misma.
En la mayoría de casos, las invenciones son realizadas gracias a
investigaciones dentro de las empresas:
-Si es realizada por un trabajador dentro de la vigencia de su
contrato con una empresa y sea fruto de una investigación explicita implícita
del contrato, el derecho a la patente es del empresario. No tiene por qué ser
una relación laboral ni formalizarse por escrito, aunque pudiera ser ideada por
el trabajador antes de su incorporación, pero se concluyó estando vigente la
relación laboral.
-En ciertos casos, el trabajador no ha sido contratado para
investigar, pero realiza una investigación con conocimientos adquiridos dentro
de la empresa o medios de la misma, sin los cuales no habría podido realizar el
invento. No pertenece el invento al empresario, pero sí puede pedir al inventor
la transmisión de la titularidad de la invención o reservarse un derecho de
utilización d e la invención por los conocimientos de la empresa o los medios
de la misma que han supuesto para el invento.
-En las invenciones realizadas por profesores universitarios
derivados de su función investigadora en la Universidad , el
derecho corresponde a la
Universidad , pero el profesor tiene derecho a parte de los
beneficios de la exaltación fijados por los estatutos universitarios. Si la
investigación es contratada por entidades ajenas a la universidad, es el
contrato donde se determina la titularidad.
-En cuantía invenciones de personal investigador de entes públicos
de investigación, corresponde a los organismos públicos de investigación la
titularidad de las invenciones desarrolladas dentro de sus funciones. Debe
notificarse directamente al presidente del organismo para solicitar la patente.
Si no se manifiesta ese compromiso, el inventor/es podrán solicitar la patente,
reservándose el organismo una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
y el
-% de los beneficios. Si el organismo solicita la patente, los
beneficios se dividen en un tercio para el organismo, otro para el autor/es y
otro según los criterios del consejo rector del organismo. El personal dedicado
a la investigación en un centro público tendrá derecho a una compensación
económica según los resultados de la explotación de la obra obtenida de
carácter intelectual.
V. Solicitud y procedimiento de concesión
1) Solicitud de patente
Para obtener una patente es imprescindible presentar la solicitud
correspondiente en España en la oficina española de patentes y marcas o en la
oficina europea de patentes. La patente, por si sola, no otorga el derecho exclusivo
de patente, sino que hay que solicitarla siempre ante una de las dos oficinas.
Una solicitud de patente solo comprende una sola invención o un
grupo de invenciones relacionadas entre si integrando un invento general.
Hay que incluir la descripción del invento para la ejecución del
mismo por terceros expertos en la materia y unas reivindicaciones. Hay que
pagar unas tasas.
El derecho exclusivo de explotación se delimita por las reivindicaciones,
debiéndose interpretar según la descripción y los dibujos que la acompañan
2) Procedimiento de concesión ante la oficina española de patentes
y marcas (OEPM)
(1) Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Hay
que examinar los requisitos formales y denegar la solicitud si faltas los
requisitos de patentatividad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que
son examinadas por la oficina, La oficina solo denegara la patente por falta de
novedad cuando esta falta de novedad es manifiesta y notoria. El examen de
oficio se remite a los requisitos formales.
(2)Superado este examen de oficio, el solicitante debe pedir la realización
del informe sobre el estado de la técnica dentro de los 15 meses siguientes
a la fecha de presentación. Hay varios sistemas de concesión de las patentes.
Un sistema era sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva por la Oficina de patentes; otro
con examen previo de la novedad y la activada inventiva; y un tercero, el
acogido por la ley de patentes, consistente en que la oficina no puede denegar
la patente por falta de novedad o actividad inventiva.
VI. Derecho exclusivo de explotación
1) Protección conferida por la patente
Concedida la patente, el titular de la misma, tiene el derecho
exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de 20 años desde la
fecha de presentación de la solicitud. Es un derecho de contenido negativo. El
titular tiene derecho a impedir que a los terceros cualquier acto de explotación
comercial o industrial de la invención patentada.
Ese derecho a impedir actividades sin autorización lo tiene el
titular de la patente frente: al fabricante o importador, o cualquiera que
realice esos actos dentro del derecho exclusivo, sin necesidad de probar si han
suido realizados por buena o mala fe. La buena o mala fe solo tendrá relevancia
ante una eventual condena por daños y perjuicios causados.
El titular de la patente no tiene derecho por la simple
titularidad a explotar la invención patentada, pero sí tiene derecho a impedirlo
de terceros.
Ocurre a menudo que la invención patentada es dependiente de otra,
lo es cuando no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una
patente anterior perteneciente a distinto titular (mejoras o perfeccionamiento
de otra anterior).
Es importante lo regulado en el Art. 61.2 LP, que dice que si el
objeto de una patente es un procedimiento para la fabricación de productos, se
presume, salvo en contrario, que todo producto con las mismas características
ja sido obtenido por el procedimiento patentado, aunque el demandado no sea el
fabricante. Esta norma es fundamental para el procedimiento para la fabricación
de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema planteado es que el procedimiento
se ejecute en el extranjero y los productos accedan por vía de la importación.
Hay actos de utilización de la invención patentada no incluidos
dentro del derecho exclusivo, porque no pueden considerarse actos de explotación:
actos realizados en un ámbito privado 6y con fines no comerciales, actos con fines
experimentales o al empleo del objeto de la invención en medios de locomoción
en transito por el territorio nacional.
Una vez cumplido el plazo, cualquier tercero puede poner en
practica y explotar le invento patentado. Es un principio fundamental del derecho
de patentes. En la industria farmacéutica, la expiración de plazo permite la
comercialización de medicamentos genéricos. En sentido general, esto causa
problemas, porque al terminar el plazo hay que presentar la solicitud de autorización
y no se podía experimentar nuevas formas del invento ex patentado hasta la autorización
por la oficina de patentes, lo que causaba un gran retraso y grandes costes.
Ahora se puede presentar la solicitud antes de terminar el plazo de l invento
patentado y que haya poco tiempo entre el fin del plazo y la autorización de la
producción de la patente, para poder crear modificaciones en el invento.
La introducción en el mercado del producto con la
autorización del titular de la patente crea el agotamiento del derecho de la patente,
que consiste en que esos productos puestos en el mercado pueden circular
libremente y ser objeto de nuevos negocios en el territorio nacional, sin que
el titular tenga ningún derecho sobre ellos, porque su derecho se agota al introducir
el producto en el mercado. El agotamiento se produce a nivel nacional y
comunitario.
2) Acciones por violación del derecho de patente
Para proteger el derecho de la propiedad industrial, se otorgan al
titular de la patente acciones para exigir la cesación de los actos que violan
su derecho, indemnizaciones de daños y perjuicios, embargo de objetos
producidos o importados, atribución de los objetos y medios embargados, adopción
de medidas para impedir la violación de la patente y la publicación de la
sentencia condenatoria. También se pueden establecer acciones contra los
intermediarios.
La acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios
plantea diversas cuestiones:
-El fabricante, importe o utilice el procedimiento patentado sin
el consentimiento, responde de los daños y perjuicios, aunque no haya dolo o
culpa. El operador económico tiene la obligación profesional de saber si viola
o no una patente ajena.
-Quienes realicen otros actos de violación de la patente solo
responden por los daños y perjuicios si han sido previamente advertidos de la violación
de la patente y avisados de ella o con culpa o negligencia.
La indemnización comprende el valor de la perdida y de la
ganancia a causa de la violación y además, se incluyen los gastos de investigación
(son costosos).
Hay dos criterios alternativos para el perjudicado para fijar la indemnización:
-puede comprender las consecuencias económicas y añadírsele una indemnización
del daño moral (se superpone a la indemnización)
-Cantidad a tanto alzado: como precio que hubiera debido pagar el
infractor al titular de la patente por la concesión de una licencia que le
hubiera permitido llevar la explotación conforme a derecho. No hay indemnización
por daño moral.
VII. La patente como objeto de propiedad
Concedida la patente, constituye bienes con valor económico
integrados dentro de l patrimonio empresarial pudiendo disponer sobre ellos.
Los medios para disponer son: cesión de la patente (transmisión de
la titularidad) y la concesión de licencias.
Las licencias no transmiten la titularidad de la patente:
autorizan al licenciatario a explotar la invención según el contrato. Hay
diferentes modalidades de licencia, las mas famosas las exclusivas (el
licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco explotar la invención, a
no ser que se hubiera reservado el derecho) o no exclusivas (hay libertad del
licenciante en otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la
misma invención)
Pueden existir las licencias voluntarias y obligatorias (pueden ser
obtenidas sin el consentimiento del titular cuando el mercado esta
desabastecido o no se utiliza el procedimiento patentado; por necesidades de exportación;
por interés publico o por dependencia entre patentes).
Las licencias de pleno derecho son aquellas en las que el titular
hace ofrecimiento de las licencias a todo el que lo solicite notificándolo a la
oficina de patentes y marcas a cambio de una compensación económica.
La transmisión, las licencias y otros actos que afecten a las
solicitudes o patentes solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe
desde su inscripción en el registro de patentes.
VIII. Nulidad y caducidad de patentes
Las patentes pueden declarase nulas o caducadas
La nulidad debe ser declarada judicialmente
Las causas de nulidad son la falta de requisitos de
patentabilidad; la falta de una descripción suficiente; el hecho de que el
objeto de la patente sea mas restringido que el objeto sobre el que la patente
se haya concedido; o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla
por no ser el inventor o su causahabitantes.
También puede ser declarada parcialmente, mediante la anulación de
una o varias reivindicaciones que son las afectadas, pero dejando subsistentes
las demás.
En la mayoría de los casos la nulidad se solicitara como consecuencia
de una acción por violación de la patente, siendo la defensa normal de la
demanda en presentar reconvención pidiendo la nulidad de la patente o alegando
la nulidad como excepción frente a la demanda por violación de la
patente. Si triunfa la demanda y se declara la nulidad, cae la demanda por violación,
pues se considera que la patente nunca fue otorgada con efectos validos. También
se desestimara la demanda si la sentencia acoge la excepción de la nulidad.
El Art. 126 LP permite que la persona frente a la que se ejercite
una acción por violación de los derechos de una patente pueda alegar la
nulidad total o parcial de la patente del actor.
La caducidad de la patente no opera con carácter retroactivo. Se
considera que la patente fue dada validamente y que ha tenido una vigencia
efectiva hasta el momento de los hechos u omisiones que dieron ligar a la caducidad.
Puede tener lugar por expiración del plazo concedido a la patente, por renuncia
de titular, por falta de pago de las anualidades y por falta de explotación e
los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria
cuando la invención no es explotada. La caducidad es declarada por la oficina
española de patentes y marcas.
IX. Modelos de utilidad
La consecuencia fundamental de esta delimitación de las
invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad es que no
pueden acogerse a esa protección ni las invenciones de nuevas sustancias
(carecen de una forma a la que vincularse una nueva ventaja), ni las intenciones
de procedimiento, ni las variedades vegetales.
El procedimiento de concesión de estos modelos varia respecto de
las patentes, en particular porque dentro de ese procedimiento existe siempre
la posibilidad de que los terceros se opongan a la concesión, posibilidad que
no existe en al tramitación de las patentes, si el solicitante no opta por el procedimiento
de concesión con examen previo.
X. Obtenciones vegetales
1) Problemática general
Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales, no
es posible ofrecer en todos los casos una descripción que reúna tales requisitos.
Porque la simple descripción de la nueva variedad no permitiría volver a
obtenerla de nuevo; y porque aunque se describa el procedimiento de obtención,
no puede asegurarse al cien por cien de los casos que se daría con esa
nueva variedad.
2) Regulación legal
La variedad ha de ser distinta, homogénea, estable y nueva
XI. Protección jurídica de diseño industrial
1) Nociones previas
El diseño es uno de los elementos con más trascendencia del
mercado por su éxito. Es un valor añadido.
La protección del diseño equivale a la protección de los dibujos y
modelos industriales.
Se puede proteger a través de las formas del diseño y del derecho
de autor, que son acumulables siempre que el diseño presente en si mismo el
grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido por obra artística según las normas que regulas la
propiedad intelectual.
2) La protección jurídica del diseño industrial (modelos y
dibujos)
2.1) Noción y requisitos de protección
Se excluye la apariencia de los productos informáticos y los
productos semiconductores
El dibujo o modelo es la apariencia externa de un producto
industrial o artesanal o de su embalaje, de manera que la novedad hay que
referirla exclusivamente a la forma.
La apariencia de producto ha de ser visible y no debe cumplir
exclusivamente una función técnica.
Si las características de la apariencia vienen impuestas por la
función técnica que el producto cumple, entonces no podrá ser protegida como
dibujo o modelo; podrá ser protegida si reúne los requisitos legales exigibles
por patente o modelo de utilidad.
Se considera que cumple una función técnica y no son protegibles
las características de la apariencia que permiten la interconexión del producto
con otro producto distinto con una función diferente. Pero, respecto de
productos intercambiables dentro de un sistema modular, si que leude ser objeto
de protección los diseños de tales productos.
Si es un dibujo o modelo comunitario no registrado, la fecha
relevante para juzgar la novedad y la singularidad es el día en que dicho
dibujo o modelo haya sido publico por primera vez.
En el caso del diseño registrado la fecha relevante es la de
presentación de la solicitud de registro, o si se hubiere reivindicado
prioridad unionista o de exposición, la fecha de prioridad.
Y la comparación ha de hacerse con la apariencia de los productos
accesibles al público en la fecha de prioridad.
El dibujo o modelo debe ser nuevo y tener carácter singular.
Hay que tener en cuentas que existe un requisito subjetivo, que
tiene derecho a la protección el creador o si causahabitantes.
2.2 Procedimiento de registro
2.2.1 Dibujo o modelo comunitario
No se examinan la novedad y el carácter singular, ni existe trámite
de oposiciones por parte de terceros.
2.2.2 Diseño nacional
Es importante tener en cuenta que al presentar la solicitud de
registro el solicitante puede pedir que se aplace la publicación del diseño
durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud
o desde la de prioridad.
2.3) protección conferida por el diseño
3) La protección del diseño industrial, los modelos de utilidad y
las marcas.
3.1) Diseño industrial u modelo de utilidad
Pueden registrarse tanto los diseños ornamentales como los
funcionales, con exclusión de aquellos que vengan impuestos por su función
técnica.
2.3) Diseño industrial y marcas
Piénsese en un logotipo, en una combinación original de colores o
en una forma original de envase. En estos casos, el nuevo diseño puede ir
destinado a identificar productos o servicios en el mercando, función que
corresponde a las marcas.
La decisión debería ir vinculada a la finalidad de la utilización
del producto. Si la intención es diferenciar el producto, es marca. Esta protección
puede renovarse indefinidamente. Pero solo protege los productos para los que
la marca ha sido solicitada, no otros.
Hay que tener en cuenta la prohibición de proteger como marcas las
formas que afecten al valor intrínseco de los productos.
De esta manera se protege el diseño para toda clase de objetos,
pero tiene el inconveniente de que la protección temporal es limitada a un máximo
de 25 años.
4) La protección por la
LPI
Al nacer automáticamente la propiedad intelectual a favor del
autor, por el hecho de la creación, hay que establecer los pactos contractuales
necesarios para transferir ese derecho a quien vaya a explotar el diseño en el
mercado.
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