domingo, 29 de septiembre de 2013

Tema 2 Propiedad Industrial: Marcas

Tema 1 Propiedad industrial: Marcas

I.                   Competencia económica y signos distintivos de la empresa

En un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas ya  sus productos, entendiendo como empr4esas a todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado. Esos elementos son susceptibles de identificación mediante un signo particular. S diferencia tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro derecho

-la marca: Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa.
-el nombre comercial: El nombre comercial distingue al propio empresario.
-el rótulo del establecimiento: El rotulo del establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público. El rotulo tiene un ámbito de protección local porque al servir para distinguir un establecimiento abierto al publico, la clientela de ese establecimiento vendrá condicionada por la propia ubicación geográfica de aquel.

III. Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes

El titular de la patente tiene derecho a  impedir a los terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada. Pero el titular de la marca solo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido. Lo que no podrá impedir es la fabricación misma de los productos o la producción de los servicios, que podrán ser comercializados distinguiéndolos con otros signos que non sean confundibles con la marca protegida.

En las patentes, la duración del derecho exclusivo es limitada, ya que es necesario para el impulso tecnológico e industrial que ese derecho pueda ser explotado por cualquiera. Pero el derecho de los signos distintivos tiene una duración indefinidamente prorrogable, por medio de las renovaciones. Es así porque en este caso a la libre utilización del signo protegido por terceros no solo no reportaría ninguna ventaja industrial o tecnológica, sino que quitaría de valor a la marca y confundiría a los clientes.

IV. Legislación aplicable y jurisprudencia

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en España a través de la vía nacional y de la vía comunitaria.

La protección en España se hace a través de la Ley 17/2001 de Marcas con la correspondiente solicitud en la oficina española de patentes y marcas.

También puede protegerse una marca en España por la obtención de una marca comunitaria protegida en toda la UE ante la oficina de armonización del mercado interior con sede en alicante.

La ley española de marcas incorpora lo dispuesto en la primera directiva en materia de marcas de la UE, que tiene las mismas nociones básicas de la ley nacional como en el reglamento comunitario.

V. Noción y funciones de la marca

Según el Art. 4.1 LM, una marca es todo signo o medio susceptible de representación grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

El derecho exclusivo de marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica.

La función consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica.

Es un instrumento para los empresarios y permitirles su actuación en el mercado.

También sirven de protección a los consumidores, en la medida en que les permite identificar y distinguir los diversos productos o servicios ofrecidos en el mercado.

La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica.

Se habla de la función de garantía de la marca, la cual tiene apoyo legal en aquellos ordenamientos en que se impone al titular una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados.

VI. Clases de marcas

Se encuentran en el Art. 4.2 LM.

-Las mas importantes son las denominativas: marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, leídas y también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. Consisten en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar. Puede ser un nombre propio (el nombre del propietario de la empresa), una denominación conceptual (una palabra o un conjunto de palabras con un sentido determinado o un termino inventado que no signifique nada)

-Las marcas graficas o emblemáticas dirigen su percepción por la vista y consisten en imágenes o dibujos.

-Las marcas mixtas mezclan la denominación y el dibujo. Existen las marcas tridimensionales (modelos con tres dimensiones, son las que se utilizan para proteger los envases)

-Marcas auditivas: la señal de identificación de una emisora de radio. También existe la posibilidad de las marcas olfativas, pero no parece posible la protección de estas marcas por no ser susceptibles de representación grafica según al exigencia legal.
- Por su relación con otras marcas, pueden ser principales o derivadas. Al tener la marca principal, se puede conseguir otras marcas derivadas que reproducen el elemento distintivo principal pero añaden otros elementos distintivos secundarios
-Por la titularidad de las marcas, pueden ser individuales y colectivas, según el titular sea una única persona con el derecho exclusivo o que se otorgue en favor de un conjunto de personas.. Entre las marcas colectivas, son importantes las marcas de garantía.

-Por la actividad empresarial, pueden ser marcas de fábrica, de comercio y de servicio. Un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas del producto en su elaboración. Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta.

-Según su grado de difusión, que distinguen las marcas notorias u renombradas. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidos por el publico en general.

VII. Requisitos de la marca

1) Requisitos y prohibiciones absolutas y relativas

Para que un signo pueda ser protegido como marca, debe reunir ciertos requisitos. Unos son absolutos. Otros son relativos.

Los absolutos responden a exigencias prevalentes del interés público, los relativos responden a  la protección de intereses particulares.

La comprobación de los requisitos absolutos se hace de oficio por la OEPM y la OAMI, mientras que los requisitos relativos solo podrán hacerse por oposición del titular del derecho afectado.

Otra diferencia fundamental entre ambos tipos son las acciones de nulidad.

2) Requisitos y prohibiciones absolutos

Deben reunir los siguientes requisitos:
-El signo debe reunir los requisitos de la noción legal de la marca: la noción legal de marca se encuentra en los Art. 5.1.a) LM y 7.1.a) RMC. Para poder registrarse como marca el signo ha de ser susceptible de representación grafica y de servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
-El signo debe tener autonomía intelectual y material frente al producto o servicio que pretende distinguir como marca: La autonomía tiene dos manifestaciones: intelectual y material. En cuanto a la autonomía intelectual del signo, si no tienen una aptitud diferenciadoras en abstracto,  este caso se denomina generidad. Sirve para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares... La exigencia de que el signo tenga diferenciación en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el tráfico para designar genéricamente los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse. La LM y el RMC lo prohíben y distinguen tres modalidades de  generidad muy redundantes: Art. 5.1, b), c) y d) LM y 7.1.b) RMC. Basta con que concurra uno de esos motivos de denegación absolutos para que el signo sea considerado genérico y no pueda ser protegido como marca. Hay que destacar tres factores de la generosidad de los signos: 1) la generosidad ha de existir en el signo referido a los productos o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger como marca (el termino calzado es evidentemente genérico e impide la protección del mismo para distinguir zapatos, pero no es genérico para identificar gaseosas y refrescos); 2) Hay que tener en cuenta que la generosidad de un signo no se da con carácter permanente y estático, sino que puede varia con el tiempo, del mismo modo que cambia el significado de las palabras al evolucionar el lenguaje. Un signo, que en l momento de la solicitud de la marca, no era genérico puede convertirse en genérico después. Si esa evolución ha sido favorecida por el titular de la marca, entonces el carácter genérico sobrevenido constituye una causa de caducidad de la marca registrada (por ejemplo, la marca singer para las maquinas de coser en EEUU). Puesto que la generidad de un termino puede variar con el tiempo, también puede ocurrir que un signo genérico llegue a adquirir la aptitud diferenciadora en abstracto característica de la marca, cuando llega a utilizarse como identificativos de los productos o servidos de una marca determinada. Es el supuesto conocido en el derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un secondary meaning (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca. Ahora bien, en tales casos, el derecho exclusivo que otorga la marca nos e atribuye sobre le signo genérico aisladamente considerado.

Ejemplo de genérico en España: Bimbo, kleenex

*Debe tener autonomía material. Consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto susceptibles de ser buscadas por el usuario en los productos de los competidores.

-El signo no debe inducir a error al público sobre los productos o servicios que pretende distinguir como marca: La prohibición absoluta se refería al error que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que se aplica como marca. El error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión da lugar a una prohibición relativa.
-El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o entes públicos o a los que se confiera un significado legalmente establecido: se regula en los artículos 5.1. i), j) y k) LM y Art. 7.1 h) e i) RMC.
-El signo no debe ser contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres: es principio general del ordenamiento jurídico y la legislación incorpora ese principio a su regulación. Viene regulado en el Art. 5.1.f) LM y 7.1.f) RMC

3) Requisitos y prohibiciones relativos:

A) Significado para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos que recaigan sobre ese mismo signo.

Esto responde a la exigencia de que el signo que se quiere proteger como marca reúna unos requisitos relativos.

Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores.

Los derechos anteriores afectados son de tres clases:
-signos distintivos de la empresa:
             -riesgo de confusión e intereses en juego: es preciso realizar una doble comparación de los signos y de los productos o servicios para distinguirlos del mercado. Es la regla de la especialidad de la marca, que significa que la protección de la marca se refiere al signo como medio para distinguir en el mercado determinados productos o servicios.
               -signos entre los que debe establecerse la comparación: debe comparase el signo a proteger como marca con los signos de la empresa prioritariamente registrados. Las marcas y nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en España han de ser tenidos en cuenta también
               -prioridad entre los signos objeto de comparación. Normalmente la fecha de prioridad de registro de un signo distintivo es la de presentación de su solicitud ante la OEPM o ante la OAMI.
               -identidad de signos y productos o servidos: en caso de que los signos comparados existan diferencias mínimas o inapreciables, habrá de aplicarse la regla como si los signos fueran idénticos.
               -riesgo de confusión cuando no concurren la doble identidad del signo y de los productos o servicios
               -comparación entre productos o servicios
                 -comparación entre signos
                -riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena del riesgo de confusión, y se puede considerar como riesgo de confusión indirectas. Opera en relación con las marcas notorias o renombradas.
-otros derechos de propiedad industrial o intelectual
-derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales.

VIII. Requisitos subjetivos del titular de la marca y adquisición del derecho

Quien desea adquirir el derecho sobre una marca puede comprobar, acudiendo al registro de marcas, si existe alguna marca anterior que es incompatible con la que el desea registrar.

Existen casos excepcionales en el que el uso de una marca no registrada puede atribuir derechos a su titular.

El titular d e una marca no registrada, pero notoriamente conocida puede presentar oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante o reclamar la  nulidad ante los tribunales de esa marca.

La marca notoriamente conocida en un estado miembro de la UE también es motivo de denegación.
La LM atribuye al titular de una marca no registrada notoriamente conocida en espala el derecho a  prohibir que los terceros utilicen en el trafico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios similares.

El titular también tiene el derecho de reivindicación. Además, no es precisa la identidad absoluta de los signos usados y reivindicación, siendo suficiente una similitud sustancial entre ambos.

IX. Procedimiento de registro

1) Solicitud

Hay que registrar la marca en la OEPM, si es marca nacional española o en la OAMI si es comunitaria. Y para conseguir el registro hace falta presentar la solicitud para seguir el procedimiento legal hasta que la marca sea concedida o denegada.

La presentación de la solicitud debe realizarse en el órgano competente de la CCAA que haya asumido esa competencia donde el solicitante o su representante tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio.

Para tener una fecha de presentación para la marca, es preciso que contenga la instancia con la solicitud, la identificación del solicitante, la reproducción del signo para el que se pide la marca y la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro. Hay que pagar la tasa para el depósito de la solicitud.

2) Examen de requisitos de forma y requisitos o prohibiciones absolutos.

Se verifica de oficio si la solicitud reúne los requisitos mínimos para el derecho de prioridad. Si no los reúne la solicitud no atribuye el derecho de prioridad y se comunican las irregularidades.

Se examina de oficio el cumplimiento de todos los requisitos formales notificando las irregularidades y dando plazo para la subsanación.

También se examina el incurrimiento en las prohibiciones absolutas.

Superado el examen de los requisitos formales, si ha tenido lugar ante un órgano autonómico, este debe remitirse a la OEPM la solicitud con todo lo actuado. Es ella la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición absoluta y para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión sobre la marca

3) Requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de concesión

Las prohibiciones que no sean alegadas por los terceros legitimados según derechos anteriores presentado su oposición a la concesión de la marca, serán ignoradas por la OEPM y la OAMI.

La publicación de la solicitud de la marca española se hace en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial

4) Solicitudes de marcas españolas por transformación de marcas internacionales y comunitarias

Tales solicitudes están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la OEPM, pudiendo presentarse oposición y ser denegada la concesión.

X. Contenido del derecho

1) Noción general sobre el derecho exclusivo

El derecho exclusivo a utilizar en el marco económico el signo en que consiste la marca ara identificar productos o servicios iguale o similares a aquellos para los que la marca ja sido registrada.

2) Aspectos positivo y negativo del derecho exclusivo

No  procede condenar a la indemnización de daños y perjuicios por violación de una marca registrada a quien usa su marca registrada, a no ser que hubiera actuado de mala fe.

El titular puede dirigirse contra el fabricante que ha puesto la marca en el producto, y lo hará o contra el comprador; también tiene la posibilidad de dirigirse contra quien explote cualquier establecimiento en que ofrezcan esos productos con la marca protegida, aunque no hayan sido comprados en el mercado reglamente. Di no han sido introducidos en el mercado con la autorización del titular de la marca, éste puede impedir que sigan comercializándose.

3) Limitaciones objetivas al derecho de marca

El monopolio de la marca solo se justifica para que la marca cumpla su función.

Las limitaciones son:
-los terceros utilizan la referencia de la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características esenciales de los productos o servicios que comercializan
-Tampoco se puede impedir que se incluya en un diccionario, enciclopedia, etc., opera se puede exigir que se mencione que es una marca registrada.
-Agotamiento del derecho: consiste en que una vez que el producto marcado se introduce en el mercado por el titular o con su autorización, ese producto es de libre comercio dentro de mercado.

4) Limitaciones subjetivas del derecho exclusivo

Existen supuestos en que no pueden ejercitarse frente a un tercero el derecho exclusivo debido a la actuación del titular del la marca

El primero es que el titular de la marca no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercer, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre el de usar la marca de forma efectiva y real.

Otra limitación subjetiva resulta de la tolerancia del titular en el uso por un tercero de una marca confundible con la registrada. Según el 52.2 LM, en estos casos, durante un  periodo de 5 años de permitir el uso el titular de una marca registrada a otro de una marca posterior registrada con conocimiento del uso no puede solicitar la nulidad de la marca posterior ni impedirle el uso.

5) Ámbito territorial y temporal del derecho exclusivo

El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la UE para las comunitarias.

El ámbito temporal es de 10 años desde la fecha de presentación de  la solicitud. Son indefinidamente renovables por periodos de 10 años y es automática, bastando que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas.

XI. Acciones por violación del derecho de marca

Estas acciones se regulan en los artículos 40-45 LM. Son acciones penales o civiles. La enumeración de acciones civiles no es exhaustiva.

Entre las acciones dirigidas a impedir la violación del derecho exclusivo, están las de cesación, de adopción  de medidas para impedir la violación, de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados y de publicación de la sentencia.

En materia de marcas, la fundamental es la de cesación. Es la prohibición a los terceros de usar la marca registrada, el único medio para respetar el derecho exclusivo del titular. Esta prevista en el 41.1 LM. Es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea provisional.

Un complemento indispensable de la acción de cesación consiste en la adopción  de las medidas necesarias para evitar que prosiga o se inicie la violación.

Tanto las acciones para impedir la violación del derecho como la solicitud de mediadas para evitar la violación pueden ejercitarse contra cualesquiera personas que en el trafico económico realicen actos de violación de la marca.

También pueden ejercitarse contra los intermediarios, aunque sus actos no constituyan una infracción en sí mismos.

Una acción no prevista en la LM es la de exigir que informen al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que les hayan suministrado los productos marcados. Lo que interesa es poder ejercitar sus acciones contra quien introduce los productos marcados en el mercado.

La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar la acción de violación de la marca.

Hay infractores del derecho de marca que responde en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros solo si hay culpa o negligencia.

Responden en todo caso quienes hayan puesto el signo en los productos o servicios y quienes han hecho la primera comercialización y quienes realicen violación es de marcas notorias y renombradas. También responderán de los daños y perjuicios quienes supriman la marca del producto o servicio sin consentimiento de titular, porque hay culpa o negligencia.

En los demás casos, solo hay responsabilidad por daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa y negligencia.

Los daños y perjuicios son diferentes:
-daños por pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener
-perjuicio ocasionado al prestigio de la marca
-gastos de investigación
-indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido

El principio general para fijar los daños y perjuicios comprende no solo las pérdidas sufridas, sino las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca. A los daños así calculados se le añade una indemnización por daño moral. En conclusión, son tres elementos: los beneficios que el titular ha dejado de obtener por la competencia de infractor; los beneficios que haya obtenido el infractor por explotación de la marca; y la indemnización del daño mola. El daño moral parece superponerse en parte con la indemnización ya prevista.

El otro criterio para la indemnización consiste en la cantidad a tanto alzada, que como precio hubiera debido pagar le infracto al titular de la marca por la concesión de  una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Se le llama la regalía hipotética.

La LM fija una indemnización legal minima. Esta indemnización opera automáticamente y su petición se encuentra implícita en la indemnización de daños y perjuicios.

El titular podrá exigir una indemnización superior a la minima establecida, pero los que reclame por encima de mínimo lega deberá probarlos.

Solo se exigirá los daños y perjuicios por violación de marcas durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción.

La LM prevé tres acciones para contrarrestar las violaciones de la marca:
-destrucción o cesión con fines humanitarios, si es posible, a elección de los actor, de los productos ilícitamente marcados en poder del infractor, salvo que sea posible eliminar la marca sin afectar al producto o la destrucción produzca uh perjuicio desproporcionado al infractor
-atribución en propiedad al titular del derecho de marca de los productos y demás embargados al infractor imputando su valor a la indemnización de daños y perjuicios a la que se le condene al demandado.
-publicación de la sentencia

Hay una medida importante que es la facultad de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías con usurpación de la marca para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el juez competente.

Para las acciones de marcas nacionales son competencia de los juzgados de lo mercantil. Para acciones de marcas comunitarias son competentes exclusivamente los tribunales de marcas comunitarias, En España han sido designados los juzgados de lo mercantil de alicante.

XII. Marcas notorias y renombradas

Marcas notorias son las ampliamente conocidas en el sector del mercado de los productos o servicios; las renombradas son conocidas por el público en general y no solo dentro de un sector determinado del mercado.

El dato decisivo es el grado de difusión de su conocimiento entre el publico.

La notoriedad o el renombre es un hecho con consecuencias jurídicas distintas según la marca esté o no registrada.

Si está registrada, tiene una protección ampliada.

Si no lo está, tiene protección legal, pero se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada. En este caso sí se aplica el principio de especialidad de la marca.

El carácter notorio o renombrado de la marca debe tenerse en cuenta:
-Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico (secondory meaning)
-para juzgar con criterios mas estrictos el riesgo de confusión
-para hacer mas responsables a los infractores de los daños o perjuicios de la violación de la marca
-para la fijación de la indemnización por daños y perjuicios por violación de la marca, en concreto por el del prestigio del la misma
-para considerar de mala el registro de una marca renombrada o notoria

XIV. Marca y solicitud de marca como objeto de propiedad

Es un bien mueble inmaterial valioso, cuyo valor se mide por la cifra de negocio del producto o servicio de la marca. Puede pertenecer a distintas personas y ser objeto de negocio jurídico y derechos reales.

Puede pertenecer pro indiviso a varias personas produciéndose co titularidad, que se rige:

-1) por lo acordado entre las partes
-2) en su defecto, por el Art. 46.1 LM
-3) por ultimo, por las normas de derecho común de la comunidad de bienes

Puede ser objeto de derechos reales y de negocios jurídico.

Los negocios jurídicos se realizan para transmitir o ceder total o parcialmente una marca y son la cesión y la licencia.

Los términos cesión y licencia pueden tener dos significados distintos.

En primer lugar, pueden referirse a la transmisión total o parcial de la marca, pudiendo ser resultado de negocios jurídicos distintos. La cesión significa la transmisión total de la titularidad de la marca. Este cambio de titularidad puede resultad derivado de instituciones jurídicas diversas: herencias, donación, compraventa, etc. Es habitual que se realice por una compraventa, equiparándose cesión y compraventa.

Con la licencia ocurre algo parecido. También puede surgir de instituciones jurídicas diversas: usufructo, aportación social o contrato de licencia. El contrato de licencia es el negocio jurídico por el que se autoriza a una persona a usar una marca a cambio de una retribución por medio de regalías. ES un contrato oneroso, pero también puede ser gratuito.

Para que el cesionario o licenciatario puedan prevalecer de su condición frente a terceros, será imprescindible que la cesión o la licencia se inscriban en el correspondiente registro.

La licencia puede ser o no exclusiva. Si no se establece nada, la licencia no es exclusiva y el licenciante puede conceder licencias a otras personas. Pero si lo es, el licenciante no podrá otorgar otras licencias y solo podrá seguir utilizando la misma la marca en el ámbito geográfico para el que ha otorgando la licencia

La marca puede ser objeto de derechos reales como el usufructo o la hipoteca mobiliaria.

La marca, como bien mueble inmaterial, puede ser objeto de ejecución forzosa, con independencia de la empresa y se incluirá en la masa del concurso del empresario (o su titular).

XV. Nulidad y caducidad de marcas

El derecho se puede extinguir por la declaración de nulidad o la caducidad e la marca. Ambas pueden ser parciales.


La nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de inscripción los requisitos legales para ser registrada.

La caducidad significa que la marca ha sido plenamente valida hasta el momento en que se produce la caducidad.

Si la causa de nulidad consiste en que la marca fue concedida violando alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Podrá ejercitarse tal acción, si es una marca nacional, la OEPM y cualquier persona con derecho subjetivo o interés legitimo. Es de mala fe el registro de marcas a sabiendas de que la titularidad no le pertenece al solicitante. La acciones imprescriptible en estos casos de nulidad absoluta.

Si la causa es de nulidad relativa, la legitimidad será de quien tenga un interés legitimo.

El titular de la marca prioritaria que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de esa marca posterior sobre la case de esa marca anterior.

En los casos de las marcas nacionales, la declaración de nulidad corresponde a los tribunales ordinarios.

Son causas que resultan directamente de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta de renovación. Corresponde en ambos casos a la Oficina de marcas, a  la OEPM si son nacionales y la OAMI si son comunitarias, para declarar la caducidad por esas causas.

En estos casos, el derecho de la marca deja de producir efectos desde el momento de producirse los hechos originarios de la caducidad.

Hay otros supuestos, cuyas causas operan contra la voluntad del titular y que le imponen la perdida de su derecho exclusivo. Son:
-falta de uso de la marca
-generosidad sobrevenida de la marca por una actuación negligente del titular
-inducción a error a los consumidores como consecuencia del uso de la marca por el titular
-perdida por el titular de los requisitos que le legitimaban para ser titular de la marca, por razón de nacionalidad, domicilio o sede en su establecimiento mercantil.

La caducidad tiene que ser declarada por los tribunales ordinarios en el caso de las nacionales (OEPM) y las comunitarias por la OAMI.

XVI. Marcas colectivas y de garantía

Las marcas colectivas solo pueden ser solicitadas por asociaciones de empresarios y personas jurídicas de derecho público.

Las marcas de garantía consisten en que el uso de la marca para un  producto o servicio garantiza frente a los terceros que reúne las características enunciadas en el reglamento de uso, sometidas al control correspondiente. Pueden consistir en denominaciones geográficas, no les afecta la prohibición correspondiente del 5.1.c) LM.

Una causa de caducidad de la marca de garantía es el uso de la misma para productos o servicios comercializados por el propio titular o por una persona vinculada económicamente a él.

XVIII. Nombre comercial

Es otro signo distintivo de la empresa.

Es el signo distintivo de empresario

Puede estar constituido por los nombres patronímicos de las personas físicas y razones sociales o denominaciones de las personas jurídicas, como por denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de las actividades empresariales o por anagramas, logotipos con imágenes.

Hay una jurisprudencia consolidada que señala que el titular de una marca y del titular de un nombre comercial, puede exigir que una denominación social confundible con su marca o con su nombre comercial sea modificada para evitar el riesgo de confusión.


El nombre comercial registrado constituye una causa de denegación de registro para las marcas por la confusión en el mercado.

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